La exigencia del uso de la marca para mantener su protección registral a la luz de la Ley de rendición de cuentas

A diferencia de lo que estipulaba nuestra ley de propiedad industrial, los sistemas marcarios modernos, siguiendo el modelo clásico alemán, exigen el efectivo uso de la marca registrada en relación a los productos y/o servicios solicitados, como condición para el mantenimiento del registro correspondiente. Sin embargo esta situación ha sido modificada ya que la ley de rendición de cuentas estipula en el Art. 187 la modificación del Art. 19 de la ley de marcas exigiendo el efectivo uso.

Como hemos expresado, la tendencia mundial a exigir el requisito de uso obligatorio para el mantenimiento de una marca responde básicamente a dos razones;  la primera de ellas enfocada en que la protección del registro de la marca solo se justifica si éste cumple efectivamente con sus funciones, entre ellas su efecto distintivo, para lo cual es necesario que se dé el efectivo uso de la marca; en segundo lugar existe la necesidad de alivianar los registros marcarios eliminando las marcas que no se encuentran en uso o permitiendo su registro a otras personas interesadas en usarlos. De esta forma se ha intentado evitar el abuso de lo que se conoce como marcas de reserva o de obstrucción, que por lo general provocan  una recarga exagerada e innecesaria en los registros de los países, generando a su vez mayores restricciones para los terceros al momento de optar por una marca para su registro, ya que la existencia de posibles signos registrales es limitada.

Es por ello que la tendencia actual es exigir que el titular de una marca haga un uso real y efectivo de la misma, permitiendo el efectivo cumplimiento de la función principal de la marca,  que es la identificación de productos y servicios en el mercado.

Sin perjuicio de lo anterior, nuestro sistema legal, al igual que el de Chile, se alejaba de la posición predominante a nivel internacional, no requiriendo como requisito para el registro o el mantenimiento del registro o su renovación el uso de la marca. De hecho la  redacción del artículo 19 de la ley de marcas disponía que el uso de la marca era facultativo y que sólo podría ser obligatorio cuando las necesidades de conveniencia pública lo requerían, debiendo dicho extremo ser declarado por decreto del Poder Ejecutivo. Por lo que de esta forma cualquier persona podía registrar una marca con objetivos defensivos, o bien registrar distintas alternativas sin tener definida cual se utilizará definitivamente, o bien marcas similares o alternativas a las que utilizan para evitar su registro por terceros, sin la necesidad de demostrar el efectivo uso de las mismas.

Es así que en un nuevo intento de actualizar la normativa de propiedad industrial,  la ley de rendición de cuentas que se encuentra en vigencia desde el 1º de enero de 2014 dispone en su art. 187  la modificación del art. 19 de la ley 17.011 estableciendo que el uso de la marca “es obligatorio”.

De hecho la ley dispone que: “El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: a) no se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; o b) dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos”.  Sin perjuicio de lo anterior, se prevé la posibilidad de exonerar la falta de uso, cuando la misma se deba a razones de fuerza mayor.

La redacción planteada prevé en forma expresa que basta el uso de la marca para uno o más productos o servicios de los registrados para eximir de la cancelación del registro correspondiente al resto de las categorías de productos o servicios en la cual la marca este registrada aun cuando no sean similares. Por lo que de esta forma, ante una marca que se encuentra registrada en varias clases de productos o servicios bastaría con el uso de sólo uno de los productos o servicios protegidos.

En lo que refiere a la denuncia de la situación de no uso, según dispone la ley se encontrará legitimado para solicitar la cancelación de la marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), todo aquel que sea titular de un interés directo, personal y legítimo, lo cual estimamos será específicamente regulado en la normativa reglamentaria. Luego de la denuncia por parte del interesado, se le deberá dar noticia al titular del registro quien deberá probar ante la DNPI a través de cualquier medio probatorio admitido el uso efectivo de la marca. En este punto, es probable que la normativa reglamentaría se extienda en que se considera uso y por tal cuáles parámetros serán utilizados para revisar la situación, de hecho, entre otros, también se deberá considerar si el uso por parte de un tercero autorizado por el titular de la marca puede ser habilitante para evitar la cancelación o no, o bien si el uso publicitario será válido. Sin embargo entendemos que al momento de evaluar las caducidades por falta de uso, las autoridades competentes deberían aplicar un criterio objetivo y flexible sobre lo que es el uso y costumbre del mundo mercantil, y no con una interpretación de rigor formal exacerbada, abarcando los actos de intercambio así como cualquier otra forma posible de disposición del producto y/o servicio.

Al igual que la ley argentina el control del uso no opera automáticamente,  sino que será a solicitud de un tercero, quien seguramente será un tercero para quien el registro cuya caducidad se pretenda represente un impedimento al registro o uso del signo que se desea registrar.  Por otro lado de igual forma se admite que la falta de uso de la marca sólo se podrá eximir si hubieran mediado causas de fuerza mayor. Sin embargo, la ley se aleja de la normativa argentina en lo que refiere a la renovación de la marca, ya que al contrario de lo que sucede en el país vecino en la redacción actual no se exige al momento de solicitar la renovación acreditar que la misma ha tenido un uso real y efectivo.

Además de las similitudes que se dan con la normativa argentina o bien también con la española, es importante destacar las diferencias que existen con el sistema de control de uso que se utiliza en Estados Unidos donde a diferencia del pretendido, el requisito de uso es exigido dentro del procedimiento de registro, siendo en esta instancia donde debe probarse que la marca pretendida es usada o que será utilizada en un futuro cercano. En este sentido el uso deberá ser acreditado cada 6 meses hasta un máximo de 3 años desde la presentación de la solicitud del registro, so pena de ser decretado su abandono y por tal no otorgarse su registro definitivo.

 

Luego del presente análisis, podemos concluir que la modificación propuesta obedece a la búsqueda de  equipararse a la mayoría de los sistemas marcarios actuales lo cual ya se venía intentando hace años,  atendiendo principalmente a las críticas que se vienen realizando desde larga data sobre la existencia de una gran cantidad de marcas registradas que permanecen en el mercado sin ser efectivamente usadas y que obstaculizan el registro de nuevas marcas, las cuales a su vez en muchas ocasiones son utilizadas con un fin especulativo por si algún día ingresa al país algo parecido a esa marca. Sin embargo solo resta esperar la eficiencia de la redacción de la normativa reglamentaria que le podrá dar los elementos de seguridad necesarias para la aplicación de esta modificación.