Análisis de derecho comparado sobre el requisito de uso en el mercado para mantener registrada una Marca

Los sistemas modernos marcarios, siguiendo el modelo clásico alemán,  exigen el efectivo uso de la marca registrada en relación a los productos y/o servicios solicitados, como condición para el mantenimiento del registro correspondiente.

Este requisito de uso obligatorio responde básicamente a dos razones;  la primera de ellas enfocada en que la protección del registro de la marca solo se justifica si éste cumple efectivamente con sus funciones, entre ellas su efecto distintivo, para lo cual es necesario que se de el efectivo uso de la marca; en segundo lugar existe la necesidad de alivianar los registros marcarios eliminando las marcas que no se encuentran en uso. De esta forma se intenta evitar el abuso de lo que se conoce como marcas de reserva o de obstrucción, que generan una recarga exagerada e innecesaria en los registros de los países y provocan mayores restricciones para los terceros al momento de optar por una marca para su registro, ya que la existencia de posibles signos registrales es limitada.

Cuando nos referimos a uso, se trata del uso real y efectivo de la marca en relación con la función principal de la misma, que es la identificación de productos y servicios en el mercado.

Nuestro sistema legal, al igual que el de Chile, se aleja de la posición predominante a nivel internacional, no requiriendo como requisito para el registro o el mantenimiento del registro o su renovación el uso de la marca. De esta forma cualquier persona puede registrar una marca con objetivos defensivos, o bien registrar distintas alternativas sin tener definida cual se utilizará definitivamente, o bien marcas similares o alternativas a las que utilizan para evitar su registro por terceros.

Sin embargo y a pesar de que se ha intentado su incorporación en numerosas oportunidades sin resultados prósperos, no sería extraño que en un futuro Uruguay pueda tomar este camino adecuándose a los lineamientos predominantes a nivel internacional, por lo cual es de interés analizar cómo se regula el tema en derecho comparado.

En Argentina por ejemplo, el art. 26 de su ley de Marcas dispone que “A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad”.  En el mismo sentido se expresan los artículos 5, 20, y 23 de la ley Argentina.

De esta forma la normativa argentina exige el uso como requisito indispensable tanto para la renovación de los registros marcarios como para conservar la vigencia de los mismos. Sin embargo,  el control del uso no opera automáticamente,  sino que será a solicitud de un tercero interesado,  quien seguramente será una tercero para quien el registro cuya caducidad se pretenda represente un impedimento al registro o uso del signo que se desea registrar.  Por otro lado a los efectos de la caducidad del registro, la falta de uso de la marca sólo se podrá eximir de éste extremo si hubieran mediado causas de fuerza mayor.

Otro punto que se destaca de la legislación del país vecino,  es que no se exige el uso de la marca para todos los productos y/o servicios en los que fue registrado, sino que como indica el inciso final del artículo 26, basta con que haya sido utilizada en alguno de ellos o la marca forme parte de la designación de una actividad.

Por otro lado, en España también se ha dispuesto al uso de la marca como requisito del mantenimiento de la protección marcaria. Al igual que el régimen argentino, la oficina de registro, en el caso de España la Oficina Española de Patentes y Marcas, no cancela el registro en forma automática, sino que es un tercero interesado quien deberá iniciar las acciones de caducidad si una marca registrada no fue utilizada por un periodo ininterrumpido de 5 años, a menos que existan causas justificativas suficientes de dicha falta de uso.

En la misma línea se reguló la exigencia del uso para las marcas comunitarias (signos marcarios que identifican y distinguen productos y servicios en todo el territorio de la Comunidad Europea) las cuales tienen que ser objeto de un uso efectivo en la Comunidad en relación con los productos o servicios para los cuales esté registrada, en un plazo de cinco años a partir del registro.

Por su parte en Estados Unidos el requisito de uso es exigido dentro del procedimiento de registro, dónde debe probarse que la marca pretendida es usada o que será utilizada en un futuro cercano. En este sentido el uso deberá ser acreditado cada 6 meses hasta un máximo de 3 años desde la presentación de la solicitud del registro, so pena de ser decretado su abandono y por tal no otorgarse su registro definitivo.

Es importante destacar que al momento de evaluar las caducidades por falta de uso, las autoridades competentes deberán aplicar un criterio objetivo y flexible sobre lo que es el uso y costumbre del mundo mercantil, y no con una interpretación de rigor formal exacerbada, abarcando los actos de intercambio así como cualquier otra forma posible de disposición del producto y/o servicio.

 

Consideraciones Finales

Es claro que en el mundo actual no podemos seguir distanciados de lo que a  nivel mundial es un requisito firme en el mantenimiento de una marca. La exigencia del uso responde a las funciones efectivas que deben tener las mismas y es un deber de los involucrados en la temática generar un avance en la normativa nacional que proteja realmente las funciones específicas de la marca, las cuales necesariamente deben estar amparadas por el efectivo uso del registro marcario.